第12425491號(hào)“肥桃雞”商標(biāo)駁回復(fù)審案
作者：千慧
發(fā)布時(shí)間：2019-06-28
文章來源：千慧知識(shí)產(chǎn)權(quán)
以“商標(biāo)缺乏顯著性”為駁回理由的案例
商標(biāo)圖樣：
申請(qǐng)?zhí)枺?2425491
商標(biāo)類別：25
商品/服務(wù)項(xiàng)目：肉；魚制食品；肉罐頭；以水果為主的零食小吃；花生醬；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；食用油脂；豆腐制品
申請(qǐng)人：山東寶聚鼎王西食品有限公司
案情介紹：
駁回理由和法律依據(jù)：商標(biāo)局認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)“
”為雞的品種名稱，用于“肉、蛋、肉罐頭”等商品上直接表示商品的品種特點(diǎn)。依據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第一款第（2）項(xiàng)之規(guī)定，依法駁回其在“肉、蛋、肉罐頭”三項(xiàng)商品上的注冊(cè)申請(qǐng)。
商標(biāo)法第十一條第一款第（2）項(xiàng)：“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)......(二)僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的”。
駁回復(fù)審的主要理由：
1.申請(qǐng)人援引其所在地山東省肥城市的《山東通志》、《肥城縣志》、《肥城鄉(xiāng)土志》等資料論證“肥桃”一詞的由來，進(jìn)而引出申請(qǐng)商標(biāo)“肥桃雞”的合理出處，聲明申請(qǐng)商標(biāo)系申請(qǐng)人獨(dú)創(chuàng)之臆造詞，并非實(shí)踐中雞的品種名稱。申請(qǐng)商標(biāo)的使用不會(huì)表示商品的品種特點(diǎn)，并未違反《商標(biāo)法》第十一條第一款第（2）項(xiàng)之規(guī)定。
2.申請(qǐng)人提供了網(wǎng)絡(luò)上有關(guān)“肥桃雞”的報(bào)道和搜索信息，證明實(shí)踐中關(guān)于“肥桃雞”的介紹全部指向申請(qǐng)人，所以申請(qǐng)商標(biāo)具有極強(qiáng)的顯著性和可識(shí)別性，指定使用在“肉、蛋、肉罐頭”商品上完全能夠起到區(qū)分商品來源的作用，因此能夠作為商標(biāo)注冊(cè)使用。
駁回復(fù)審的主要證據(jù)：當(dāng)?shù)厥妨稀⑽墨I(xiàn)對(duì)于“肥桃”的記載；關(guān)于“雞”的品種分類之專業(yè)文獻(xiàn)；網(wǎng)絡(luò)和媒體有關(guān)申請(qǐng)人的“肥桃雞”之報(bào)道等宣傳證據(jù)；網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于“肥桃雞”的搜索結(jié)果信息。
裁決結(jié)果：
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)審理后認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)符合商標(biāo)法之規(guī)定，依法對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)予以初步審定。
對(duì)企業(yè)的啟示：
本案是有關(guān)暗示性商標(biāo)的典型案例。所謂暗示性商標(biāo)是指某個(gè)標(biāo)識(shí)雖然與商品、商品成份或功能等沒有明顯的聯(lián)系，但是卻旨在創(chuàng)造出一種能與該商品發(fā)生聯(lián)系的指定的思維結(jié)構(gòu)。大家看到該商標(biāo)便可聯(lián)想到產(chǎn)品的特點(diǎn)、性質(zhì)、成分或用途等，如“睡寶（寢具）、舒膚佳（香皂）”。暗示性商標(biāo)并不是直接反映產(chǎn)品的特點(diǎn)，故仍具有內(nèi)在顯著性，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。但是，如果暗示性商標(biāo)對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)特征指向明顯時(shí)，就容易被認(rèn)為喪失顯著性而構(gòu)成描述性商標(biāo)，導(dǎo)致商標(biāo)無法注冊(cè)了。
由于暗示性商標(biāo)具有容易吸引消費(fèi)者注意、便于記憶、推廣成本低的優(yōu)勢(shì)，故成為申請(qǐng)人最為偏愛的商標(biāo)類型。我們經(jīng)常遇到申請(qǐng)人選擇暗示性強(qiáng)甚至直接反映產(chǎn)品功能、品質(zhì)等特點(diǎn)的名稱作為商標(biāo)注冊(cè)、使用。從市場(chǎng)接受度考量，這種命名方式確實(shí)可以達(dá)到快速讓消費(fèi)者記憶的效果，然而這種做法的缺陷也顯而易見，一不小心這類商標(biāo)在授權(quán)時(shí)就很可能因欠缺顯著性而無法注冊(cè)，不僅自己的權(quán)益無法得到法律保障，而且淡化成為行業(yè)通用名稱，“為他人作嫁衣裳”。因此，我們建議企業(yè)在商標(biāo)命名時(shí)盡可能避開這類具有較高暗示性的名稱，而選擇暗示性較低或者有合理來源的臆造詞注冊(cè)使用，提高商標(biāo)的識(shí)別作用和可注冊(cè)性。
對(duì)于那些需要用這種暗示性甚至描述性商標(biāo)打開市場(chǎng)的行業(yè)，如：日常消費(fèi)品行業(yè)，我們建議其采取多品牌戰(zhàn)略，主品牌作為企業(yè)品牌戰(zhàn)略的主線，必須保持穩(wěn)定性，故應(yīng)當(dāng)選擇顯著性高、獨(dú)創(chuàng)性強(qiáng)的臆造詞作為主品牌比較理想，如“華為”、“騰訊”等。子品牌一般是適應(yīng)新產(chǎn)品上線的需要而誕生，生命周期普遍不長(zhǎng)，考慮到新產(chǎn)品上市后，模仿抄襲的風(fēng)險(xiǎn)大大存在，企業(yè)既要吸引客戶的注意力，又要預(yù)防維權(quán)困境，我們認(rèn)為可以選擇暗示性的名稱作為子商標(biāo)使用，一方面達(dá)到促銷目的，另一方面也增加商標(biāo)獲得注冊(cè)授權(quán)的機(jī)會(huì)。本案中的“肥桃雞”就是典型的“暗示性商標(biāo)”，作為食品商標(biāo)，他主要面對(duì)普通老百姓，一方面他極好的勾起了消費(fèi)者對(duì)于“以肥城桃為食的雞”的好奇心，另一方面該名稱又具有獨(dú)創(chuàng)性，符合商標(biāo)注冊(cè)的要求。
需要提醒申請(qǐng)人注意的是，暗示性商標(biāo)與描述性商標(biāo)（僅僅直接反映產(chǎn)品功能、特點(diǎn)等的商標(biāo)）之間的界限有時(shí)很模糊，如果商標(biāo)暗示性較強(qiáng)則被駁回的機(jī)會(huì)將會(huì)偏高。結(jié)合商標(biāo)審查實(shí)踐，我們發(fā)現(xiàn)近年來商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)于暗示性商標(biāo)采取嚴(yán)格審查的態(tài)度，但凡可能讓消費(fèi)者產(chǎn)生聯(lián)想的標(biāo)識(shí)，駁回風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)大大提高。相比之下，法院的態(tài)度要寬容、客觀的多，法院認(rèn)為對(duì)暗示性商標(biāo)設(shè)置過高的注冊(cè)門檻并不合適，這樣有悖于市場(chǎng)需求實(shí)際。書者對(duì)法院的觀點(diǎn)頗為認(rèn)同，因?yàn)闊o論從宣傳成本、宣傳效果、市場(chǎng)反應(yīng)來看，暗示性商標(biāo)所起到的廣告宣傳功能無疑是最大的，也是最適合當(dāng)下中國(guó)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和市場(chǎng)需求的，畢竟海爾、華為等擁有極大體量的企業(yè)也是經(jīng)歷了幾十年的積累，商標(biāo)才達(dá)到今天的商譽(yù)和價(jià)值。更多的企業(yè)仍處于需要通過商標(biāo)帶動(dòng)市場(chǎng)的階段，不同發(fā)展階段、商標(biāo)所發(fā)揮的作用不同。我們不僅要保障商標(biāo)區(qū)分產(chǎn)源的功能，更要發(fā)揮商標(biāo)的廣告宣傳功能。鼓勵(lì)商標(biāo)權(quán)益和功能得到最大程度的釋放也應(yīng)是執(zhí)法機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)履行職責(zé)所追求的目標(biāo)。
因此，如果申請(qǐng)人的暗示性商標(biāo)已經(jīng)投入使用且仍然希望爭(zhēng)取注冊(cè)權(quán)利，書者建議申請(qǐng)人在市場(chǎng)推廣時(shí)注意避免將商標(biāo)作為產(chǎn)品名稱進(jìn)行宣傳，側(cè)重加強(qiáng)申請(qǐng)人與商標(biāo)之間產(chǎn)源關(guān)系的宣傳，同時(shí)收集好商標(biāo)使用、宣傳的證據(jù)。如果商標(biāo)被駁回，繼續(xù)后續(xù)駁回復(fù)審和訴訟程序?qū)で缶葷?jì)，如果使用證據(jù)被認(rèn)可，暗示性商標(biāo)未被淡化為描述性商標(biāo)，則爭(zhēng)取商標(biāo)權(quán)利還是存在較大機(jī)會(huì)的！
