第9170811號“愛的小桔燈點亮新希望LOVE HOPE KIDS CARE及圖”商標異議申請案
作者：千慧
發布時間：2019-10-24
文章來源：千慧知識產權
商標名稱：愛的小桔燈點亮新希望LOVE HOPE KIDS CARE及圖
商標圖樣：
申請號：9170811
商標類別：16
商品/服務項目：小冊子(手冊)；海報；文具；書籍；印刷出版物；繪畫板；期刊；教學材料(儀器除外)；削鉛筆器；書寫材料
被異議人（商標申請人）：遠譽廣告（上海）有限公司
異議人：濟南廣播電視臺
異議人的理由和依據：
被異議人于2011年3月3日申請了第9170811號“
”（文字部分：愛的小桔燈點亮新希望LOVE HOPE KIDS CARE）商標（簡稱“被異議商標”），2013年10月27日經商標局初步審定并刊登在1381期《商標公告》上。2014年1月6日，濟南廣播電視臺對被異議商標提出異議申請。理由如下：
1.被異議商標“
”與異議人2008年11月初創作完成并開始使用的著作權作品“
”構成實質性相似，被異議商標的注冊申請未經異議人的許可，侵犯了異議人在先著作權，違反了《商標法》第三十二條之規定。
2.作品“
”是異議人旗下Music 88.7濟南音樂廣播的知名公益欄目“同讀一本書 小桔燈愛心讀書行動”的活動LOGO。該活動主要面對偏遠貧困地區小學，向社會及團體發起愛心圖書捐贈的形式，讓城市和鄉村的孩子同讀一本書。活動從2009年1月1日起開辦至今4年多時間里，已幫助60多所鄉村小學建立起了愛心圖書室，送去書籍100多萬冊，在社會上產生了極大的反響。因此，異議人對于“
”作品不僅享有著作權而且已經將其作為商標用于商業用途并產生了一定的影響力，對此同為媒體行業的被異議人對該活動不可能不知曉，也不可能不知道異議人的活動LOGO。
3.有證據顯示，被異議人是Music 88.7濟南音樂廣播的廣告總運營，協助異議人進行整體頻道包裝、活動組織等。其有大量機會接觸和了解MUSIC88.7“小桔燈愛心讀書行動”的LOGO，在明知的情況下其未經異議人的許可，將與該活動LOGO非常近似的被異議商標注冊在活動密切相關的“書籍、文具”等產品上，不僅侵犯了異議人在先的著作權和商標權，而且損害了“小桔燈愛心讀書行動”的關注者、參與者和廣大公益活動支持者的感情，產生了惡劣的社會影響。其行為明顯違反了《商標法》第十五條有關規定，理應予以駁回。
異議人的主要證據：
1.異議人及“小桔燈愛心讀書行動”的基本情況介紹；
2.異議人作品的《作品登記證書》、作品委托設計合同、作品確認單等證明異議人系作品的著作權人的證據；
3.異議人在被異議商標申請日以前發布的顯示異議人作品的產品目錄及報刊宣傳資料；
4.異議人自2009年起在活動中使用該作品的照片、報道等；
5.異議人與被異議人簽訂的商業合同復印件等。
被申請人在法定限期內未提交答辯。
裁決結果：
商標局審查認為，異議人的“同讀一本書 小桔燈愛心讀書行動TONG DU YI BEN SHU MUSIC88.7及圖”標識，其圖形部分由燭臺及樹葉組成。異議人提供的委托設計合同可以證明其于2008年完成“同讀一本書 小桔燈愛心讀書行動TONG DU YI BEN SHU MUSIC88.7及圖”標識的設計。其產品目錄及報刊宣傳資料可以證明異議人已將上述圖形進行了一定的公益宣傳。異議人提供的《作品登記證書》可以證明異議人已將其“圖形”作品進行了著作權登記。上述證據可以證明異議人自2008年起已就該圖形享有著作權。
被異議商標“愛的小桔燈點亮新希望LOVEHOPEKIDSCARE及圖”所含圖形部分的主體同樣是燭臺及樹葉，與異議人的“同讀一本書 小桔燈愛心讀書行動 TONG DU YI BEN SHU MUSIC88.7及圖”標識中的圖形在造型特征、視覺效果上基本相同。
綜上，商標局認定被異議商標損害了異議人的在先著作權，依法不予核準注冊。
本案所涉法律依據有：
本案審查適用新商標法。
《商標法》第十五條第二款：“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊”。
《商標法》第三十二條：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”。（即：修改前《商標法》第三十一條）
對企業的啟示：
本案中，異議人依據《商標法》第十五條第二款關于“合同、業務往來關系及其他關系搶注他人在先使用的商標”之規定和第三十二條第一段關于“保護權利人現有在先權利”之規定，向商標局提出了異議，最終商標局依據《商標法》第三十二條駁回了被異議商標的注冊申請。
根據立法規定，適用第十五條第二款關于“合同、業務往來關系及其他關系搶注他人在先使用的商標”之規定，要求：“商品相同或者類似+商標相同或者近似+商標已經使用但未注冊+搶注人主觀明知+雙方具有特定關系”，同時具備以上條件方能適用該條款。本案中，異議人將其LOGO用于公益活動中，被異議商標則申請在“文具、書籍”等商品上，雖然本案中二者具有關聯性，被異議商標所使用的“書籍、文具”等正是異議人倡議捐助的產品，但是顯然還未達到類似商品/服務的程度，因此適用第十五條第二款的條件并不具備，這也是商標局未能支持的原因。
實踐中，我們遇到大量在先權利被搶注的案例。根據法律規定和相關司法解釋，商標法第三十二條所保護的“在先權利”指被異議商標（被申請商標/訴爭商標）申請日之前，權利人依法享有的除商標權以外的民事權利或者其他應予保護的合法權益。包括：著作權、姓名權、外觀專利權、商號權以及具備一定條件的“商品化權”。其中，侵犯在先著作權案件是此類案件中占比最高的，然而最終在先著作權能夠成功對抗在后商標權的，數量并不多。事實上，企業通過商標監測很容易發現與自己的著作權作品高度近似的商標，但是往往在理解第三十二條的適用問題和證據提供上出現問題。
異議程序中適用第三十二條保護企業在先著作權必須同時滿足以下要件：
首先，要求異議人或其利害關系人應當在被異議商標申請日以前已經通過創作、繼承、轉讓等方式取得著作權；
再者，要求被異議商標與在先著作權作品相同或者實質性相似；
第三，要求被異議人有可能接觸或者事實上接觸過著作權作品；
第四，被異議商標的申請注冊行為并未經得著作權人的許可。
事實上，上述四個要件標準是比較高的。適用本條并不要求著作權作品具有影響力，但是要求被異議人有可能接觸或者事實上接觸過著作權作品。書者認為如要滿足此項要求，要求著作權人或者證明作品在被異議商標申請日以前已經公開發表；或者證明被異議人通過某種渠道，私下接觸過尚未公開發表的作品。同時該要求也是出于對被異議人主觀方面的考量，如果被異議人接觸過或者有可能接觸到著作權作品，那么其申請商標的善意就很難成立，被異議商標侵害在先作品著作權的事實即可認定。本案中異議人提供的“異議人與被異議人簽訂的商業合同復印件”可以有效證明被異議人接觸過或者可能接觸過作品，廣大企業在商業活動中要特別注意留存此類證據。
最難舉證的就是異議人或其利害關系人系在先著作權人這個事實了。通常而言，證據包括：著作權登記證書、最早發表作品的證據、創作作品的合同、文稿和確認書等。實踐中，企業創作和發表作品的證據往往不予留存，更別提辦理著作權登記證書了。往往是在案件過程中，后補一份《著作權登記證書》作為著作權證據提交，因版權局辦理作品登記時只做形式審查，不做實質審查，故晚于被異議商標申請日以后補辦的著作權登記證書的證明力相當低，在沒有其他證據的佐證下，無法作為證據被商標局接受。2017年3月1日正式施行的《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第十九條第三款中明確了“商標注冊證、商標公告”可以作為權利人主張在先著作權的初步證據，充分考慮了權利人舉證難的客觀情況，為部分已將作品申請為商標的在先著作權人提供了新的舉證思路。但是即便如此要作為定案證據仍舊需要配合提供前述的其他證據更為有力。
盡管有行政機關的審查標準和法院的司法解釋予以明確，但是實踐中有關商標權和著作權的權利沖突之認定問題始終是個難點，分歧很大。畢竟對于兩個合法權利的取舍還是要尊重客觀、公平的事實，而事實就需要以充分證據作為支撐。有鑒于此，我們建議企業創作完成作品之初就及時辦理版權登記，同時務必留存有關作品創作（委托創作）、發表、宣傳、使用的一切證據，形成知識產權的維權理念和檔案管理體系，才能充分舉證、有力維權。
