解讀 | 正品銷售商商標使用的邊界及侵權認定
作者：千小慧
發布時間：2021-04-06
文章來源：人民法院報
正品商品的銷售商為了說明其銷售商品的需要可以在一定范圍內使用正品商品的商標，但其使用他人商標的邊界如何界定，如超出合理范圍，是構成侵害商標權還是對商標權人的不正當競爭，司法實踐中仍存在一定的分歧。在平行進口貿易中，上述問題尤為突出，需要進一步統一法律適用標準。
一、正品銷售商使用他人商標的邊界
商標法中的指示性使用，是指使用者在經營活動中善意合理地使用他人的商標，客觀地說明自己商品用途、服務范圍以及其他特性，與他人的商品或服務有關。對于正品商品而言，銷售商為了向消費者說明其所銷售商品的品牌，有必要在一定范圍內使用正品商品的商標，這也是基于平衡權利人與正品銷售商利益的需要而對商標權的限制。但實踐中對于如何合理劃定限制的邊界卻存在法律適用爭議。
例如正品銷售商是否可以在店招中使用正品商品的商標。在原告芬迪愛得樂有限公司與被告上海益郎國際貿易有限公司等侵害商標權糾紛案中，對于被告在店招中使用“FENDI”商標的行為，一審法院認為，益朗公司所售產品系從原告銷售商處合法取得。益朗公司在店鋪店招中標明其出售產品的品牌，只是為了向相關公眾傳遞其出售的商品來源于原告的客觀事實，用以指示其提供的商品的真實來源，便于消費者尋找到其欲購買的品牌，并保持了正牌商品的品質和樣態。被告的這種使用方式并非為了讓相關公眾產生混淆，屬于商標合理使用范圍，不會造成相關公眾的混淆和誤認。二審法院則認為，在涉案店鋪上單獨使用“FENDI”標識，其實質仍是指向涉案店鋪的經營者是芬迪公司，或者與芬迪公司存在商標或字號許可使用等關聯關系。而益朗公司僅是涉案“FENDI”正牌商品的銷售者，其與芬迪公司不存在任何關聯關系，故益朗公司在涉案店鋪店招上單獨使用“FENDI”標識的行為不屬于善意和合理的使用。
對此，本文認為，正品銷售商合理使用正品商標的邊界界定應當堅持利益平衡的基本原則，避免正品銷售商過度使用對商標權人造成不利影響或者利益損害。因此，正品銷售商使用他人商標應當堅持必要性和適度性原則。即只有在確有必要使用權利人商標且使用在適度范圍內時才屬于正當的指示性使用，否則就可能對商標權人產生實質性不利影響。例如，在商場的電梯、樓層介紹、宣傳冊等適度使用他人商標屬于向消費者說明商品的必要，但在店招中使用他人商標則超出了必要和適度的范圍，因為向消費者傳遞商品銷售的信息沒有必要在企業名稱或店招中也使用正品商品的商標，畢竟這有可能會導致消費者認為銷售商和商標權人存在一定的關聯關系。因此，正品銷售商使用他人商標應當以必要和適度為限。
二、正品銷售商超范圍使用屬于商標侵權行為
如果銷售商使用商標超出必要限度，是構成對商標權的侵害，還是構成不正當競爭，實踐中存在一定的爭議。有觀點認為，鑒于銷售商銷售的商品確實為正品，故不存在商標侵權的問題，但超范圍使用可能構成對商標權人的不正當競爭。在原告法國皮爾法伯護膚化妝品股份有限公司與被告長沙慧吉電子商務有限公司商標侵權案中，法院認為，由于被告銷售的雅漾商品是正品，故其在網站上使用“雅漾”系列商標的行為客觀上系起到指示商品來源的作用，該行為不構成對原告注冊商標專用權的侵害。但本案中，被告不僅在網站首頁及其他頁面上單獨、突出使用了“雅漾”系列商標，還使用了“雅漾中國官方網站”“雅漾中國商城”“雅漾官網中文”等字樣以及與原告官方網站部分相同的商品圖片、文字介紹，該使用行為已超出合理范疇，易使相關公眾誤認為涉案網站系原告經營或與原告存在授權許可關系，故構成不正當競爭行為。
本文認為，這實際上涉及商標法和反不正當競爭法的關系問題。首先，從整體上看，商標法與反不正當競爭法不存在特殊法和一般法的關系。一般而言，屬于特殊法規定的行為一定可以由一般法調整。但構成商標侵權的行為并不必然構成不正當競爭。因為二者的構成要件存在明顯區別，侵害商標權行為并不需要主觀上存在過錯，但不正當競爭行為的成立應當以行為人主觀上存在故意為前提。其次，反不正當競爭法在整體上并非對商標法的補充，只能說反不正當競爭法第二條的規定系對商標法的補充。例如，商標法第五十八條規定：“將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業名稱中的字號使用，誤導公眾，構成不正當競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理。”實踐中，一般均適用反不正當競爭法第二條調整企業名稱擅自使用他人商標的行為。再次，反不正當競爭法關于商品名稱等商業標識的保護與商標法關于注冊商標的保護在構成要件方面存在明顯不同，構成侵害商標權并不一定屬于擅自使用商品名稱的不正當競爭行為。
對于已經注冊為商標的標志而言，對于他人擅自使用該標志的行為，如何確定權利人尋求救濟的請求權基礎，是提起侵害商標權訴訟，還是適用反不正當競爭法一般條款。二者劃分的邊界即在于被控行為是否屬于商標性使用。如果被控標志使用行為屬于商標性使用，權利人應當優先選擇適用商標法的規定；否則，權利人才可以尋求反不正當競爭法一般條款的救濟。因此，正品銷售商在店招、裝潢、廣告宣傳等對商標的使用客觀上能夠起到識別商品來源的作用，屬于商標性使用，應當由商標法進行調整，不存在反不正當競爭法適用的問題。即如果正品銷售商的商標使用在必要合理的限度內，則不構成商標侵權；否則便構成對商標權的侵害，不應再適用反不正當競爭法對超出合理范圍的商標使用行為進行規制。
三、正品銷售商超范圍使用構成對商品商標權的侵害
正品商品銷售商超范圍使用商標屬于對商標權的侵害，不構成不正當競爭。那么行為侵害的是服務商標的商標權，還是商品商標的商標權，實踐中也存在不同的觀點。
有觀點認為，銷售行為屬于提供服務的范疇，超范圍使用他人商標可能構成對服務商標的侵害。在原告維多利亞的秘密商店品牌管理公司與被告上海麥司投資管理有限公司侵害商標權糾紛案中，法院認為，對于相同的標識，原告同時注冊了服務商標和商品商標，而被告雖然沒有獲得原告的商標授權，但由于被告并非銷售假冒商品，指控其侵犯原告商品商標專用權顯然并不成立，因此僅需判定被告是否侵犯了原告的服務商標專用權。被告不僅在店鋪大門招牌、店內墻面、貨柜等處使用“VICTORIASSECRET”標識，還在收銀臺、員工胸牌、VIP卡、時裝展覽等處使用“VICTORIASSECRET”標識，已經超出了指示所銷售商品所必需使用的范圍。這使得被告這種超出指示所銷售商品必要范圍的標識使用行為具備了標識服務來源的功能，足以使相關公眾誤認為銷售服務系商標權人提供或者與商標權人存在商標許可等關聯關系，構成對原告服務商標的侵犯。
也有觀點認為，超范圍使用不屬于對商品商標的正當使用，構成對商品商標的侵害。在原告郭東林與被告徐夢珂侵害商標權糾紛中，原告要保護的商標為商品商標，法院認為，被告在其經營的網店上以“以純”服裝作為主營商品，同時在其網店首頁上的店招處醒目地使用了“以純男裝”的字樣，除此以外，再無任何其他說明性文字，該種使用方式容易使進網店購買的相關公眾誤認為該店與商標權人即原告系同一的銷售服務市場主體或者兩者之間存在特定商業關系，已超出合理使用的界限，在未經原告許可的情況下，該行為構成對原告注冊商標專用權的侵害。
對此，本文認為，鑒于侵權糾紛中商標的使用不僅限于直接在商品上使用，還包括在廣告宣傳中的使用，商品銷售過程中的使用仍然屬于對商品商標的使用，沒有必要通過將銷售商的使用納入“服務”范疇進行規制。一方面，商品銷售行為并不屬于商品或服務分類表中明確規定的類別，因此很難說其屬于服務商標核定的類別；另一方面，即使屬于提供商品的服務，但由于商品和服務本身也可能構成類似，在店招等使用他人商標也可能因為與商品商標核定的類別構成類似而構成對商品商標的侵害。否則，按照上述判決的觀點，銷售商超范圍使用屬于服務的范疇，那么在商標權人未注冊服務商標的情況下將很難獲得保護。這對于商標權人明顯不利，也是為什么有判決認定構成不正當競爭的原因。但前文已經述及，不正當競爭法和商標法存在明顯的邊界，不能因為權利人沒有注冊服務商標，而將屬于商標法調整的商標性使用行為納入反不正當競爭法調整。否則，不同法律之間的適用將變得毫無邏輯可循。
