商標(biāo)英文部分近似判定之探討——第7979519號(hào)“DAO”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟案
商標(biāo)圖樣：DAO
申請(qǐng)?zhí)枺?979519
商品類別：30
商品/服務(wù)項(xiàng)目：冰淇淋; 茶; 春卷; 方便面; 蜂蜜; 咖啡; 米; 面包; 糖; 糖果。
申請(qǐng)人：山東稻香園食品有限公司
案情介紹：
申請(qǐng)人于2010年1月8日提交了第7979519號(hào)“DAO”商標(biāo)（簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)商標(biāo)”）的注冊(cè)申請(qǐng)，該商標(biāo)指定使用在國(guó)際分類第30類：茶、方便面、咖啡、糖、糖果、蜂蜜、面包、春卷、米、冰淇淋等商品上，商品類似群組為3002、3009、3001、3008、3013。國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局(簡(jiǎn)稱商標(biāo)局)經(jīng)審查于2010年8月16日作出ZC7979519BH1號(hào)駁回通知，以申請(qǐng)商標(biāo)與在先第5371296號(hào)“”商標(biāo)（使用商品為：第30類“咖啡; 糖; 糖果; 蜂蜜; 糕點(diǎn); 煎餅; 面粉; 冰淇淋”）構(gòu)成近似為由，依法駁回申請(qǐng)商標(biāo)在“咖啡、糖、糖果、春卷、蜂蜜、面包、冰淇淋、米”上使用該商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。
稻香園公司不服商標(biāo)局的駁回通知， 向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出復(fù)審申請(qǐng)，之后經(jīng)訴訟程序，最終申請(qǐng)商標(biāo)獲準(zhǔn)在復(fù)審商品上的注冊(cè)申請(qǐng)，具體情況如下：
一、商標(biāo)駁回復(fù)審階段
申請(qǐng)人復(fù)審理由為：
1、申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)外在特征、文字及含義均差異明顯，兩商標(biāo)指定使用的商品不同，不構(gòu)成相同或類似商品上的近似商標(biāo)。
2、申請(qǐng)商標(biāo)是稻香園公司所獨(dú)創(chuàng)并且使用至今，并沒有引起歧義。
申請(qǐng)人提交的主要證據(jù)包括：
1.申請(qǐng)人公司簡(jiǎn)介、主體資格證明；
2.申請(qǐng)人所生產(chǎn)的食品外包裝、產(chǎn)品實(shí)物照片等；
3.申請(qǐng)人對(duì)其食品投放大量廣告的證據(jù)，包括：廣告合同及費(fèi)用發(fā)票，廣告圖片，宣傳資料等。
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的駁回復(fù)審決定：
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)審理，于2012年2月23日作出第07564號(hào)決定：申請(qǐng)商標(biāo)“DAO”與第5371296號(hào)“悟之道 A DAO”商標(biāo)的顯著識(shí)別部分之一“A DAO”相近，兩商標(biāo)整體不易區(qū)分，已構(gòu)成近似商標(biāo)。申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的咖啡等復(fù)審商品與引證商標(biāo)核定使用的咖啡等商品在功能、用途、銷售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面相同或相近，屬于同一種或類似商品。兩商標(biāo)并存注冊(cè)和使用在同一種或類似商品上，易使消費(fèi)者對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)。稻香園公司提交的證據(jù)不能證明申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)過稻香園公司的廣泛使用和宣傳已具有一定知名度，從而取得了與引證商標(biāo)明顯區(qū)別的顯著特征。申請(qǐng)商標(biāo)在咖啡等復(fù)審商品上與引證商標(biāo)已構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。綜上，稻香園公司的復(fù)審理由不能成立。依據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條的規(guī)定，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)決定對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回。
二、商標(biāo)行政訴訟一審階段
申請(qǐng)人不服商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的決定，在法定期限內(nèi)向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。請(qǐng)求人民法院判令撤銷被訴裁定。訴訟理由如下：
1、申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)在音、形、義及整體構(gòu)成等方面具有明顯不同，不會(huì)造成相關(guān)消費(fèi)者的混淆、誤認(rèn)，兩商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)；
2、申請(qǐng)商標(biāo)在實(shí)際使用中，在“DAO”右側(cè)加入了麥穗圖案，意在與原告字號(hào)“稻香園”有效連接，從而起到宣傳商品和商標(biāo)的作用。麥穗圖案的加入，更易使相關(guān)公眾識(shí)別產(chǎn)品出處，同時(shí)更有效地與引證商標(biāo)進(jìn)行區(qū)分。
被告商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)辯稱：被告堅(jiān)持第07564號(hào)決定中的認(rèn)定意見，認(rèn)為該決定認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，適用法律正確，作出程序合法，其請(qǐng)求法院判決維持該決定。
法院判決結(jié)果：
法院經(jīng)審理認(rèn)為：本案的焦點(diǎn)問題在于被告認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)違反了《商標(biāo)法》第二十八條規(guī)定的決定是否正確。
《商標(biāo)法》第二十八條規(guī)定，申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告。對(duì)文字商標(biāo)進(jìn)行相同、近似比對(duì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)從音、形、義等角度進(jìn)行綜合判斷，以是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。
本案中，申請(qǐng)商標(biāo)的標(biāo)識(shí)為漢語拼音“DAO”，引證商標(biāo)的標(biāo)識(shí)由中文“悟之道”和英文“A DAO”組成，對(duì)于中國(guó)的相關(guān)公眾而言，標(biāo)識(shí)中的中文部分為顯著識(shí)別部分，因此引證商標(biāo)的顯著識(shí)別部分為中文“悟之道”，兩商標(biāo)從音、形、義等角度分析均差異明顯，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)使用在相同或類似商品上不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)。因此，申請(qǐng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)未違反《商標(biāo)法》第二十八條的規(guī)定，被告的相關(guān)認(rèn)定缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，法院不予支持。2
綜上，法院判決撤銷被訴決定，判令被告重新作出決定。
三、商標(biāo)行政訴訟二審階段
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)不服原審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，請(qǐng)求撤銷原審判決，維持第07564號(hào)決定，其主要上訴理由為：
1、申請(qǐng)商標(biāo)為“DAO”，引證商標(biāo)為“悟之道 A DAO”，由于“A DAO”部分占有相當(dāng)比例，因此字母“A DAO”亦為顯著識(shí)別部分之一，加之申請(qǐng)商標(biāo)沒有增加與引證商標(biāo)相區(qū)分的漢字部分，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)的顯著部分之一在字母組成、讀音等方面相近，兩商標(biāo)整體不易區(qū)分，已構(gòu)成近似商標(biāo)。
2、申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的咖啡等復(fù)審商品與引證商標(biāo)核定使用的咖啡等商品屬于同一種或類似商品。兩商標(biāo)注冊(cè)和使用在同一種或類似商品上，易使消費(fèi)者對(duì)商品的來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)。
3、申請(qǐng)人提交的證據(jù)不能證明申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)過稻香園公司的廣泛使用和宣傳已具有一定知名度，從而取得了與引證商標(biāo)明顯區(qū)別的顯著特征。申請(qǐng)商標(biāo)在咖啡等復(fù)審商品上與引證商標(biāo)已構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。
稻香園公司服從原審判決。
本案二審審理過程中，雙方當(dāng)事人對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的復(fù)審商品與引證商標(biāo)核定使用的商品構(gòu)成相同或類似商品不持異議。
上述事實(shí)，有第07564號(hào)決定、申請(qǐng)商標(biāo)和引證商標(biāo)的商標(biāo)檔案、商標(biāo)局ZC7979519BH1號(hào)駁回通知、駁回復(fù)審申請(qǐng)書、稻香園公司提交的證據(jù)和當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
二審法院認(rèn)為：本案二審審理的焦點(diǎn)問題在于申請(qǐng)商標(biāo)是否屬于《商標(biāo)法》第二十八條規(guī)定的應(yīng)予駁回申請(qǐng)的情形。
本案中，申請(qǐng)商標(biāo)為美術(shù)字體的字母組合“DAO”，引證商標(biāo)由中文“悟之道”和字母組合“A DAO”組成，對(duì)于中國(guó)的相關(guān)公眾而言，商標(biāo)中的中文部分為其顯著識(shí)別部分之一，因此引證商標(biāo)的顯著識(shí)別部分之一為中文“悟之道”，而申請(qǐng)商標(biāo)并無中文，兩者差異明顯，雖然引證商標(biāo)還包括字母組合“A DAO”,但其與申請(qǐng)商標(biāo)美術(shù)字體的字母組合“DAO”在讀音、外形等方面仍存在區(qū)別，從整體角度觀察，兩商標(biāo)在文字構(gòu)成、字母組成、商標(biāo)讀音和外觀上差異比較明顯，相關(guān)公眾施以一般注意力，可以將二者區(qū)分，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)使用在相同或類似商品上不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，申請(qǐng)商標(biāo)不屬于《商標(biāo)法》第二十八條規(guī)定的應(yīng)予駁回的情形，原審法院相關(guān)認(rèn)定正確，二審法院應(yīng)予支持。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)僅考慮了兩商標(biāo)的字母組合部分，而未從兩商標(biāo)的整體進(jìn)行比對(duì)，所得結(jié)論有失偏頗，其相關(guān)上訴理由不能成立，二審法院不予支持。
綜上，二審法院駁回上訴，維持原判。
本案所涉法律依據(jù)有：
本案審查適用2001年商標(biāo)法。
《商標(biāo)法》第三十條：“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告”。（即：修改前《商標(biāo)法》第二十八條）
對(duì)企業(yè)的啟示：
一、本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)：
本案的焦點(diǎn)問題在于被告認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)違反了《商標(biāo)法》第二十八條規(guī)定的決定是否正確。
《商標(biāo)法》第二十八條規(guī)定，申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告。
對(duì)于《商標(biāo)法》二十八條的適用關(guān)鍵在于兩個(gè)方面：
1.申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)是否構(gòu)成近似商標(biāo)？
2.申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)指定商品項(xiàng)目是否相同或類似？
本案中，由于兩商標(biāo)指定商品項(xiàng)目皆為規(guī)范的商品項(xiàng)目，其構(gòu)成相同或類似商品并無疑問。而對(duì)于商標(biāo)是否近似是本案爭(zhēng)議的核心問題。本案中法院也明確指出：對(duì)文字商標(biāo)進(jìn)行相同、近似比對(duì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)從音、形、義等角度進(jìn)行綜合判斷，以是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。
引證商標(biāo)
申請(qǐng)商標(biāo)
上述引證商標(biāo)中由上下兩部分構(gòu)成，上方為中文“悟之道”，下方為“A DAO”，整體上中文在上，并且漢語是國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的母語，符合普通消費(fèi)者的識(shí)別習(xí)慣，成為消費(fèi)者的首要識(shí)別部分，按照普通消費(fèi)者在識(shí)別引證商標(biāo)時(shí)必然是以“悟之道”對(duì)其稱呼及傳播。而申請(qǐng)商標(biāo)僅為單純的“DAO”拼音，是申請(qǐng)人字號(hào)“稻香園”首字的拼音，與申請(qǐng)人指向明確，消費(fèi)者在識(shí)別時(shí)足以區(qū)分。換言之，對(duì)于商標(biāo)是否近似最終應(yīng)以消費(fèi)者在實(shí)踐中是否混淆為準(zhǔn)，以上述兩商標(biāo)的區(qū)分程度，完全可以達(dá)到此種效果，自然申請(qǐng)商標(biāo)理應(yīng)獲準(zhǔn)注冊(cè)。
二、對(duì)企業(yè)的啟示：
《最高人民法院關(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見（法發(fā)〔2011〕18號(hào)）》第19條規(guī)定：妥善處理商標(biāo)近似與商標(biāo)構(gòu)成要素近似的關(guān)系，準(zhǔn)確把握認(rèn)定商標(biāo)近似的法律尺度。認(rèn)定是否構(gòu)成近似商標(biāo)，要根據(jù)案件的具體情況。
結(jié)合本案的情況即為商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在認(rèn)定商標(biāo)近似之時(shí)，簡(jiǎn)單以商標(biāo)構(gòu)成要素近似作為了判定商標(biāo)近似的標(biāo)準(zhǔn)，并未考慮兩商標(biāo)整體上的差異及顯著部分的明顯差異。兩審法院審理過程中充分考慮了商標(biāo)整體的差異，從整體角度觀察二者差異比較明顯，以最終是否會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆和誤認(rèn)作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而撤銷原駁回復(fù)審決定。
本案能夠得到法院的支持，我們?yōu)橹畱c幸的同時(shí)，也應(yīng)該看到，企業(yè)選擇商標(biāo)要盡可能的規(guī)避相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，盡可能選擇獨(dú)創(chuàng)性強(qiáng)、區(qū)分度高的標(biāo)識(shí)作為企業(yè)商標(biāo)，以便能夠更好發(fā)揮商標(biāo)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的區(qū)分職能。
