商標是否缺乏顯著性之探討
——第7910069號“井窖”商標駁回復審行政訴訟案
申請號：7910069
商標類別：33
商品/服務項目：白蘭地; 果酒(含酒精); 黃酒; 酒(飲料); 酒精飲料(啤酒除外); 開胃酒; 米酒; 葡萄酒; 燒酒; 蒸餾酒精飲料。
申請人：山東扳倒井股份有限公司
案情介紹：
申請人于2009年12月14日提交了第7910069號“井窖”商標（簡稱“申請商標”）的注冊申請，該商標指定使用在國際分類第33類：白蘭地; 果酒(含酒精); 黃酒; 酒(飲料); 酒精飲料(啤酒除外); 開胃酒; 米酒; 葡萄酒; 燒酒; 蒸餾酒精飲料等商品上。國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)經審查于2010年8月5日作出ZC7910069BH1號《商標駁回通知書》，對申請商標的注冊申請予以駁回，理由為：“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標應有的顯著性。申請人不服商標局的駁回通知，向商標評審委員會提出復審申請，之后經訴訟程序，最終申請商標獲準在復審商品上的注冊申請，具體情況如下：
一、商標駁回復審階段
申請人復審理由為：
1、申請商標為原告所獨創的詞匯，具有獨特的含義和較強的顯著性。
2、申請商標經過原告大量、持續的使用，已經使其與原告產生了唯一的產源聯系，申請商標與原告及其獨特的釀造工藝、口感和品質均形成了密不可分的關系，使申請商標在使用過程中獲得了更加強烈的顯著性。
駁回復審決定：
商標評審委員會經審理，于2012年4月26日作出的商評字［2012］第18188號決定：第7910069號“井窖”商標由漢字“井窖”構成，“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標應有的顯著性。申請人提供的證據中，申請商標僅作為商品特點描述性語言，不易使相關公眾將其作為區分商品來源的識別標志，不足以證明其經過使用具有作為商品的顯著性。申請商標已構成《中華人民共和國商標法》(簡稱《商標法》)第十一條第一款第(二)項所禁止的情形。綜上，商標評審委員會決定對申請商標予以駁回。
二、商標行政訴訟一審階段
申請人不服商標評審委員會的決定，在法定期限內向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。請求人民法院判令撤銷被訴裁定。訴訟理由如下：
1、申請商標為原告所獨創的詞匯，具有獨特的含義和較強的顯著性。“井”源自原告的商號“扳倒井”，及主要商標“國井”、“扳倒井”，是原告“井”系列白酒中的一種。“窖”僅指儲藏、存放物品的地洞，與釀造白酒的過程無關。白酒在釀造過程中，一般發酵過程均在“窖池”中進行，而整個過程與水井無關，申請商標“井窖”與釀酒工藝無關；
2、申請商標經過原告大量、持續的使用，已經使其與原告產生了唯一的產源聯系，申請商標與原告及其獨特的釀造工藝、口感和品質均形成了密不可分的關系，使申請商標在使用過程中獲得了更加強烈的顯著性。申請商標的注冊并未違反《商標法》第十一條第一款第(二)項的規定。
原告主要提供了以下證據：
1、“井窖”商標系列白酒銷售發票及銷售合同；
2、“井窖”商標系列白酒廣告及廣告發票；
3、原告獲得的榮譽證書和認證證書。
被告商標評審委員會辯稱：堅持其第18188號決定中的意見，本案認定事實清楚，適用法律正確，請求法院維持第18188號決定。
被告為證明第18188號決定合法，向法院提交了下列證據：1、申請商標檔案；2、商標駁回通知書復印件；3、原告在評審程序中提交的復審申請書及證據。
一審法院認為：本案的爭議焦點在于申請商標的注冊是否違反了《商標法》第十一條第一款第(二)項的規定。
商標的顯著特征是指足以使相關公眾區分商品或者服務來源的特征，商標標識是否具有顯著性，應當綜合考慮該標識本身的含義、呼叫和外觀構成以及商標指定使用商品或者服務、商標指定使用商品或者服務的相關公眾的認知習慣、商標指定使用商品或者服務所屬行業的實際使用情況等因素。
申請商標為“井窖”，原告主張，“井”源自原告的商號“扳倒井”，及主要商標“國井”、“扳倒井”，是原告“井”系列白酒中的一種；“窖”僅指儲藏、存放物品的地洞，與釀造白酒的過程無關。“井窖”一詞并非固定搭配詞，具有商標應有的顯著性。被告雖認為“井窖”為一種釀酒工藝，但其未能舉證證明“井窖”為一種釀酒工藝。在原告對“井窖”一詞作出合理解釋的同時，被告未能證明“井窖”為一種釀酒工藝的情況下，不能認定“井窖”為一種釀酒工藝。在“井窖”并非一種釀酒工藝的情況下，申請商標“井窖”并未直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，申請商標的注冊并未違反《商標法》第十一條第一款第(二)項的規定。
同時，原告提交的“井窖”商標系列白酒銷售發票及銷售合同、廣告及廣告發票等證據，能夠證明申請商標在大量、持續的使用過程中本身自有的顯著特征得到進一步增強，使得相關公眾完全能將其作為商品來源與原告的標識加以準確認知，即申請商標在使用過程中取得了顯著性。故第18188號決定認定申請商標的注冊申請違反了《商標法》第十一條第一款第(二)項的規定的結論是錯誤的，一審法院予以支持。
綜上，第18188號決定適用法律不當，依法應予撤銷。
三、商標行政訴訟二審階段
商標評審委員會不服原審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷原審判決，維持第18188號決定，其主要上訴理由為：
申請商標由漢字“井窖”構成，“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標應有的顯著性。申請商標僅作為商品特點描述性語言，不易使相關公眾將其作為區分商品來源的識別標志。
扳倒井公司服從原審判決。
二審法院認為：
1、《商標法》第十一條第一款第(二)項規定，僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的標識不得作為商標注冊。商標的顯著特征是指足以使相關公眾區分商品或者服務來源的特征，商標標識是否具有顯著性，應當綜合考慮該標識本身的含義、呼叫和外觀構成以及商標指定使用商品或者服務、商標指定使用商品或者服務的相關公眾的認知習慣、商標指定使用商品或者服務所屬行業的實際使用情況等因素。申請商標為“井窖”，商標評審委員會作出的第18188號決定認為“井窖”為一種釀酒工藝，但商標評審委員會在訴訟中并未能舉出證據證明“井窖”為一種釀酒工藝。扳倒井公司稱“井”源自扳倒井公司的商號“扳倒井”，及其主要商標“國井”、“扳倒井”，是扳倒井公司“井”系列白酒中的一種。申請商標為扳倒井公司所獨創，具有較強的顯著性。商標評審委員會在沒有任何證據證明的情況下，就認定申請商標直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，申請商標的注冊違反了《商標法》第十一條第一款第(二)項的規定有誤，原審法院依法予以糾正正確。
2、《商標法》第十一條第二款規定，前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。本案中，扳倒井公司提交的“井窖”商標系列白酒銷售發票及銷售合同、廣告及廣告發票等證據，能夠證明申請商標在大量、持續的使用過程中本身自有的顯著特征得到進一步增強，使得相關公眾完全能將其作為商品來源與扳倒井公司的標識加以準確認知，即申請商標在使用過程中取得了一定的顯著性。
綜上，原審判決認定事實清楚、適用法律正確、程序合法，應予維持。二審法院駁回上訴，維持原判。
本案所涉法律依據有：
本案審查適用2001年商標法。
《商標法》第十一條第一款第（2）項：“下列標志不得作為商標注冊......(二)僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的”。
《商標法》第十一條第二款規定：“前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊”。
對企業的啟示：
一、本案的爭議焦點：
本案的爭議焦點在于申請商標的注冊是否違反了《商標法》第十一條第一款第(二)項的規定？
《商標法》（2001年《商標法》）：
第十一條 僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的標識不得作為商標注冊。
前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。
本案申請商標被駁回，均因商標局和商評委認為，“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標應有的顯著性。對于因缺乏顯著性而不予注冊的商標如何獲準注冊？
1、需要證明商標本身并不缺乏顯著性。實踐中并不存在以“井”作為釀酒處所的事實，更不存在“井窖”此類釀酒工藝。對于上述駁回理由，并無事實依據，而純粹為主觀推斷，這種推斷明顯不能成立。
2、第十一條第二款規定可以得出的結論是即使商標的顯著性并不強，在經過個使用后也會取得或增強顯著性。業內最知名的莫過于“小肥羊”、“六個核桃”案例。在“六個核桃”案例中商標評審委員會和法院指出：養元公司提供的證據可以證明，使用被異議商標（六個核桃）的商品銷售區域至少涉及全國13個省和直轄市；養元聘請了梅婷和陳魯豫作為形象代言人在多份報紙、商場超市招牌、高速路牌、公交車身等多處刊登了廣告；“六個核桃”經使用獲得消費者信得過產品榮譽證書，被河北省工商行政管理局認定為知名商品；養元公司還提供了“六個核桃”在河北、山東等各地工商行政管理局的受保護記錄30份。根據上述事實，商標評審委員會和法院均認為，被異議商標經過使用取得了顯著特征，便于識別，可以作為商標注冊。本案中申請人所提供的證據同樣也發揮的同樣的證明作用。
二、對企業的啟示：
1、企業在選擇商標時，需要聽取商標專業人士的建議，盡量選擇具有顯著性的文字進行商標注冊。這樣易通過審查，更降低被同行業異議的風險。
2、如若企業對于所選擇和使用的商標必須要體現某一顯著性不強的理念，并且無法更改，類似與本案中顯著性有較大爭議之商標，必須做好前期準備工作：
一方面，企業要配合代理機構從行業內角度充分證明商標為獨創，并非直接表明商品的質量、功能、用途等特點；
另一方面，企業要配合代理機構提供充分有效的證據證明申請商標經過使用顯著性進一步增強。
本案中，即因為“井窖”商標在兩方面皆有所突破，最終申請商標獲準注冊。在此指導思想下，申請人第7910071號“井窖經典”商標同樣經過復審、訴訟程序獲準注冊。
