【千慧小課堂】把握修改機會，維護專利申請人利益
作者：千小慧
發布時間：2020-08-05
文章來源：千慧視點
在專利申請中，很多申請人為了能夠將申請日提前，往往在技術方案還不太完善的時候進行專利申請，這樣就有可能造成權利要求保護的范圍不合理。如何最大可能的保護申請人的權利，后期對專利申請文件的修改就顯得尤為重要。
在專利申請的各個審查階段，都會允許對申請文件進行修改，各個階段允許修改的范圍不盡相同，對專利申請文件的修改，有主動修改和被動修改兩種。無論哪種修改方式，都不能違反《專利法》第三十三條的規定，即對發明專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。
主動修改的時機
發明專利申請，主動修改的時機有兩次，專利法實施細則第五十一條第一款對主動修改的時機作了規定：
發明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月內，可以對發明專利申請主動提出修改。
即：申請人僅在下述兩種情形下可對其發明專利申請文件進行主動修改：
(1)在提出實質審查請求時；
(2)在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月內。
實用新型、外觀設計提出主動修改的時機（一次）：
專利法實施細則第五十一條第二款規定，實用新型或者外觀設計專利申請人自申請日起2個月內，可以對實用新型或者外觀設計專利申請主動提出修改。
被動修改
被動修改是指答復審查意見通知書時的修改方式。
根據專利法實施細則第五十一條第三款的規定，在答復審查意見通知書時，對申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改。
審查指南指出了以下五種情況，即使修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，也不被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改：
(1)主動刪除獨立權利要求中的技術特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍。
(2)主動改變獨立權利要求中的技術特征，導致擴大了請求保護的范圍。
(3)主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改后權利要求的主題。
(4)主動增加新的獨立權利要求，該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。
(5)主動增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。
復審階段的修改
根據專利法實施細則第六十一條第一款的規定，復審請求人對申請文件的修改應當僅限于消除駁回決定或者合議組指出的缺陷。在提出復審請求、答復復審通知書(包括復審請求口頭審理通知書) 或者參加口頭審理時，復審請求人可以對申請文件進行修改。
下列4種情形通常不符合上述規定：
(1) 修改后的權利要求相對于駁回決定針對的權利要求擴大了保護范圍。
(2) 將與駁回決定針對的權利要求所限定的技術方案缺乏單一性的技術方案作為修改后的權利要求。
(3) 改變權利要求的類型或者增加權利要求。
(4) 針對駁回決定指出的缺陷未涉及的權利要求或者說明書進行修改。但修改明顯文字錯誤，或者修改與駁回決定所指出缺陷性質相同的缺陷的情形除外。
無效宣告階段的修改
專利法實施細則第六十九條規定， 在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。
發明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖，外觀設計專利的專利權人不得修改圖片、照片和簡要說明。
在審查指南中規定，對權利要求的修改需要遵守以下原則：
(1)不得改變原權利要求的主題名稱。
(2)與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍。
(3)不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。
(4)一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征。
外觀設計專利的專利權人不得修改其專利文件。
在遵守專利法、細則和以上原則的條件下，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。
權利要求的刪除是指從權利要求書中去掉某項或者某些項權利要求，例如獨立權利要求或者從屬權利要求。
技術方案的刪除是指從同一權利要求中并列的兩種以上技術方案中刪除一種或者一種以上技術方案。
權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍。
雖然在專利申請過程中，有多次修改的機會，但是，隨著審查流程的深入，可修改的范圍和內容越來越少，要求越來越嚴格，因此，要充分利用前兩次主動修改的機會，將客戶的權利要求保護的范圍盡可能大，同時，保證授權通過率高，還要經得起授權之后的無效宣告程序，這對專利代理人的職業操守和專業水平提出了很高的要求。如果客戶后期經過技術改進，前期的專利申請文件通過修改已經無法滿足權利要求保護的范圍，千慧資深的專利代理人能夠利用自身的專業優勢，采用其他方式幫助客戶實現權利要求的最大范圍的保護，維護客戶的利益。
