作者：姜雪梅 沈英瑩
發布時間：2019-11-18
文章來源：中國知識產權雜志
一、引言
二、優先權的來源和現行規定
優先權源自1883年簽訂的《保護工業產權巴黎公約》（以下簡稱《巴黎公約》）。所謂“優先權”是指申請人在一個締約國第一次提出申請后，可以在一定期限內就同一主題向其他締約國申請保護，其在后申請在某些方面被視為是在第一次申請的申請日提出的。確立優先權原則是因為絕大多數國家的專利法采用先申請原則。依據該原則，對于同樣的發明創造，只對最先提出專利申請的人授予專利權。優先權原則有利于申請人首先在本國提出專利申請，然后從容地在12個月（發明或實用新型）或6個月（外觀設計）內向其他國家提出專利申請。目前《巴黎公約》有177個成員國，優先權原則是各成員國普遍承認的基本原則。我國于1985年3月19日正式成為《巴黎公約》的成員國，對《巴黎公約》第4條關于優先權原則的規定直接適用[1]。
隨著我國專利制度的不斷發展，關于優先權的修改也經歷多次。依據現行的《專利法》第二十九條及《專利法實施細則》第三十二條對優先權的有關規定[2]，申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權；申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。
申請人要求本國優先權，在先申請是發明專利申請的，可以就相同主題提出發明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請。但是，提出后一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎：
（一）已經要求外國優先權或者本國優先權的；
（二）已經被授予專利權的；
（三）屬于按照規定提出的分案申請的。
三、優先權中易于忽視或可利用的方面
專利代理人通常知曉專利優先權的下述優點：專利優先權可以鼓勵發明人及時申請專利；將符合單一性的多個案件合并到一個案件以節約成本；轉換申請類型；利用本國優先權制度將保護期延后，等等。下面將總結在最近研究優先權的過程中關注到的易于被忽視或可充分利用的方面。雖然有些方面看著比較冷僻，但對于答復客戶專利申請咨詢或為客戶進行合理專利布局，還是有一定借鑒意義的。
3.1 關于“第一次申請”規定的解讀
根據《巴黎公約》規定，“第一次申請”必須是在成員國首次提交的正規的國家申請，即被正式受理并給予申請日的在先申請，與該在先申請隨后的法律狀態無關。
3.1.1正規的國家申請
正規的國家申請是被正式受理并給予申請日的在先申請。眾所周知，雖然美國臨時申請沒有權利要求，僅有說明書和附圖，美國專利局不會審查臨時申請，但美國臨時申請是正規的國家申請，其本身是能夠作為優先權基礎的“第一次申請”。
3.1.2在巴黎公約的成員國提交
“第一次申請”必須是在巴黎公約的成員國中提出，若在非成員國中提交，則不屬于優先權意義上的“第一次申請”（參見巴黎公約第四條A-(2)的規定）。
參考（2014）高行終字第1210號的行政判決書（下稱“財團法人案”）[3]，涉案專利申請為申請號200910001233.2的發明專利申請。申請人為財團法人研究院，申請日為2009年1月14日，優先權日為2008年1月25日，優先權文本為申請號200810007053.0的中國發明專利申請文件。審查員檢索到優先權日為2007年12月22日在臺灣提出的專利申請作為對比文件1。對比文件1公開了與涉案專利申請的優先權文本中記載的相同主題。審查員認為：對比文件1的優先權日早于本申請的優先權日，因此，第200810007053.0號申請文件不是財團法人研究院提出的記載了涉案申請權利要求1-10的相同主題的首次申請，不能作為本申請的優先權文件，由此涉案申請權利要求1-10的優先權不成立。但是，北京高院認為：因臺灣不是巴黎公約成員國，對比文件1不屬于優先權意義上的第一次申請，不影響涉案申請的優先權成立；而第200810007053.0號申請文件被視為優先權意義上的“第一次申請”，可以作為優先權基礎。由此可見，僅僅在巴黎公約成員國首次提出的專利申請可作為優先權基礎。雖然在非巴黎公約成員國提出相同主題的申請并不會破壞自己申請的優先權，但為了避免日后的糾紛，在制定申請策略時，建議將首次申請安排在巴黎公約成員國提交，并且將該首次申請作為優先權基礎。
考慮到臺灣企業和同胞的合理利益，中國國家知識產權局于2010年頒布了《關于臺灣同胞專利申請的若干規定》（第58號）中規定了：要求臺灣地區優先權的專利申請，其在先申請的申請日應當在2010年9月12日（含當日）以后。自此，在臺灣首次提出的專利申請在我國才可以作為優先權基礎。
3.1.3在世界范圍內的第一次申請
《巴黎公約》規定的“第一次申請”應該指在世界范圍內的第一次申請。規定“第一次申請”的目的是為了合理保護和平衡專利申請人與公眾的利益，只要是申請人對技術首次作出的貢獻就要最大限度地保護申請人在不同國家的利益。
《專利法實施細則》第三十二條對本國優先權規定的“在中國第一次提出專利申請”存在歧義，容易讓人誤認為只要專利申請在中國范圍內第一次提出即可。
參見第36591號無效宣告請求審查決定[4]，專利權人顯然對該法條的“在中國第一次提出專利申請”存在誤解。在該案無效決定中，專利復審委員會明確指出本國優先權中“第一次申請”是指世界范圍內的首次申請。涉案專利要求在中國首次提交的在先申請A的本國優先權，但實際上該申請人之前在美國已經就相同主題提交過美國臨時申請B。由于優先權基礎應該是世界范圍內的第一次申請，所以，在先申請A因美國臨時申請B的存在而不能作為優先權基礎，使得涉案申請不能享受在先申請A的本國優先權，導致某些項技術方案的權利喪失。
實質上，若細心研究《巴黎公約》和我國專利制度的發展過程，優先權的相關規定幾經修訂，適用范圍從外國優先權（首次在國外提出申請，然后在本國提出申請）擴展到本國優先權（首次在本國提出申請，然后在本國再次提出申請），主要是為了使得本國申請人在優先權方面享有與外國申請人同等待遇。如果將本國優先權中的“在中國第一次提出專利申請”理解為“在中國范圍內第一次提交的申請”，則有違優先權制度的精神。由此，無論是外國優先權還是本國優先權，“第一次申請”都應該理解成世界范圍內的“首次申請”。
在上述財團法人案的行政判決書中也提到：從優先權的立法本意來看，“第一次申請”應該理解成世界范圍內的“首次申請”，沒有國別限制，如果首次申請是在外國提出，則享有外國優先權；如果首次申請在本國提出，則享有本國優先權。
3.1.4 “第一次申請”與其隨后的法律狀態無關
《巴黎公約》規定，“第一次申請”與該在先申請隨后的法律狀態無關，在先申請是否被授權，是否已經撤回、駁回、分案或視為撤回，都不影響該申請作為正規申請產生優先權的效力。
我國沒有關于臨時申請的規定，但下述情形因該申請未被公開而實際上類似于美國的臨時申請：如果申請人沒有在申請日起2個月內繳納申請費，在先申請將被視為撤回，由于在先申請在提交當日已經被正式受理并獲得申請號，屬于正規的國家申請，申請人可利用優先權制度在規定期限內提出要求該在先申請的優先權的同樣的在后申請，獲得更早的優先權日。利用這種情形，可以實現：1）如果申請人因疏忽而繳納申請費，則利用優先權成功挽救了該發明創造；2）申請人可以有意盡早提交在先申請但不繳申請費，在規定期限內提出要求該在先申請的優先權的同樣的在后申請，能夠以最小成本爭取到更早的優先權日。同時，由于這種有意的做法將實際申請日延后，因而使得專利保護期的終止日延后。
在我國在《專利法實施細則》第三十二條中對本國優先權額外地規定在先申請已被授權，不能作為優先權基礎，主要目的是防止重復授權。因此，在實踐中，由于實用新型授權較快，大部分實用新型在6個月左右就發授權通知書，如果需要將該實用新型申請作為以后申請的優先權基礎，則不能辦理繳費登記手續。
3.1.5“破格”的“第一次申請”
巴黎公約中規定的“首次申請”也不一定是絕對意義上的“首次申請”。根據《巴黎公約》第4條第C部分中第（4）款，規定該例外的條件是：1）在后申請與首次申請針對相同的主題；2）在后申請與首次申請在同一成員國提出；3）在后申請在首次申請的申請日之后的規定期限內提出；4）在提出在后申請之前，首次申請已經被撤回、放棄或駁回，沒有提供公眾閱覽，也沒有遺留任何權利；5）首次申請尚未被用作過優先權基礎；6）在首次申請與在后申請之間的時間間隔中，申請人也沒有向其他成員國就相同的主題提出過申請。如果在后申請符合上述六項規定，則其可以 “破格”為首次申請。
實踐中，申請人可以利用該規定挽救視為撤回的發明或實用新型專利申請。例如，申請人因未在提交專利申請A后的兩個月內繳納申請費而使得該專利申請A被視為撤回，此時，申請人可以有兩種選擇：1）在專利申請A的申請日起12個月內提交要求專利申請A優先權的專利申請B；和2）盡快提交專利申請B，但不要求專利申請A的優先權，這樣，專利申請B可以“破格”為首次申請，將來可作為后續改進申請的優先權基礎。
對于選擇第1）項而言，有下述益處：對于這種視為撤回情形，如果申請人想恢復權利，除了補交900元申請費之外，還必須繳納恢復手續費1000元，這對申請人為自然人的來說，是一筆不小的開支。而利用本國優先權制度，該視為撤回的申請就可以得到補救，而且只需在繳納申請費的基礎上額外繳納優先權費80元即可，節省開支。
對于選擇第2）項而言，有下述益處：因為此時專利申請A未公開，若經檢索在這幾個月內沒有相關申請公開且專利申請B還可能有后續改進，建議采用選擇2），將專利申請B “破格”為首次申請，為在之后12個月內可能的后續申請C提供優先權基礎。
實踐中，因為在先申請原則下在先的申請日非常重要，我們通常會建議客戶選擇第1）項。而且，日后的改進方案也可以再次要求第一次提交的申請的優先權。但作為知識全面的代理人，也應該對第2）項有所了解，以備不時之需。
3.2關于部分優先權
在實踐中，申請人對在先申請中的發明創造不斷做出進一步的改進或者完善，在其在后申請中自然會增加在先申請中沒有的技術方案。鑒于《專利法實施細則》第三十二條規定“申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回”，為此，在布局權利要求時，在后申請的權利要求書中至少要包括限定在先申請方案的獨立權利要求，以使得其能夠享受到優先權。在實踐中，有不少案例因在后申請某個特征的上位概括使得主題與在先申請的主題不同而喪失優先權。
參照第35171號無效宣告請求審查判決書（下稱“厚德案”）[5]，在先申請中僅僅記載了“雞蛋粉”的實施例；在后申請的說明書中記載了“蛋粉或蛋液包括但不限于由雞蛋、鴨蛋、鵝蛋等禽蛋制作而成的蛋粉或蛋液”，因此“蛋粉”并不限于雞蛋粉，“蛋液”也不限于“雞蛋”的液體形態的“蛋粉或蛋液”；在后申請的獨立權利要求中限定的“蛋粉或蛋液”。在該案中，因在后申請的主題“蛋粉或蛋液”是在先申請的“雞蛋粉”的上位概括且額外包括并列方案“蛋液”，二者不存在相同主題，因而在后申請不能享受在先申請的優先權。
筆者推薦將厚德案的在后申請的權利要求書進行改編，使得其至少包含下述獨立權利要求：獨立權利要求1限定“雞蛋粉”方案；獨立權利要求2限定“鴨蛋粉或鵝蛋粉”方案；獨立權利要求3限定“蛋液”方案。由此，至少獨立權利要求1能成功地要求到優先權。
關于另一個典型案例，請參見浜松光子的920150知行字第82號行政裁決申訴行政裁定書[6]，涉案專利因在后申請的主題“加工對象物”為在先申請的主題“光透射性材料”的上位概念（不屬于相同主題）而沒有享受到優先權。
所以，申請人在布局該在后申請的權利要求時應該步步為營，盡可能將在后申請的權利要求書層次化，充分利用好“部分優先權”。
3.3 在先申請的提前公開可能影響在后申請的新創性
在實踐中，申請人為了及早獲得授權而選擇提前公開在先申請，使得公開日處于在后申請的申請日之前。若在先申請與在后申請之間因技術方案為可替代方案而并不完全一致導致優先權不成立，則此時在先申請將成為現有技術，威脅在后申請的新穎性和創造性。若申請人打算將在先申請作為優先權基礎，則應慎用提前公開。
以上述改編后的厚德案為例，顯然，只有獨權1能夠享受在先申請的優先權，而獨權2－3不能享受在先申請的優先權。若在先申請提前公開，就構成現有技術，獨立權利要求2的“鴨蛋粉或鵝蛋粉”相對于在先申請的“雞蛋粉”屬于可替代方案，新穎性和創造性都受到威脅。然而，若在先申請在在后申請的申請日之后公開，在先申請只構成抵觸申請，僅威脅在后申請的獨權2－3的新穎性，獲得授權的機會大大增加。當然，這僅僅舉了一個非常簡單的例子，現實案例要復雜得多。在此只是提醒代理人和申請人在已要求優先權的情況下，沒有不要多此一舉地提前公開在先申請。
3.4專利類型的轉換
實踐中，申請人對專利法的規定理解不清楚或者拿不定主意到底是申請發明還是實用新型。對于這些申請人來說，他們可以利用本國優先權制度在優先權期限內進行轉換，如果申請人認為其發明創造的創新程度很高，技術壽命長，并且市場潛力大，可以考慮將實用新型申請轉換為發明;反之亦然。
更有意義的是，如果申請人誤將一個含有關于產品以及該產品的制造方法的技術方案申請為實用新型，由于該申請中的方法部分不屬于實用新型的保護對象，而利用分案又不能改變原申請的類別，此時申請人可以利用本國優先權制度要求在先申請的優先權而再申請一件保護該方法方案的發明專利，就可以得到及時補救。
《巴黎公約》規定，首次申請為實用新型申請，可以作為在后提出的外觀設計申請的優先權基礎。但是，我國的本國優先權只適用于發明或實用新型專利申請，不允許由實用新型申請轉化為外觀設計申請。
四、結束語
