商標是否缺乏顯著性之探討
——第7910069號“井窖”商標駁回復審行政訴訟案
申請?zhí)枺?910069
商標類別：33
商品/服務(wù)項目：白蘭地; 果酒(含酒精); 黃酒; 酒(飲料); 酒精飲料(啤酒除外); 開胃酒; 米酒; 葡萄酒; 燒酒; 蒸餾酒精飲料。
申請人：山東扳倒井股份有限公司
案情介紹：
申請人于2009年12月14日提交了第7910069號“井窖”商標（簡稱“申請商標”）的注冊申請，該商標指定使用在國際分類第33類：白蘭地; 果酒(含酒精); 黃酒; 酒(飲料); 酒精飲料(啤酒除外); 開胃酒; 米酒; 葡萄酒; 燒酒; 蒸餾酒精飲料等商品上。國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)經(jīng)審查于2010年8月5日作出ZC7910069BH1號《商標駁回通知書》，對申請商標的注冊申請予以駁回，理由為：“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標應(yīng)有的顯著性。申請人不服商標局的駁回通知，向商標評審委員會提出復審申請，之后經(jīng)訴訟程序，最終申請商標獲準在復審商品上的注冊申請，具體情況如下：
一、商標駁回復審階段
申請人復審理由為：
1、申請商標為原告所獨創(chuàng)的詞匯，具有獨特的含義和較強的顯著性。
2、申請商標經(jīng)過原告大量、持續(xù)的使用，已經(jīng)使其與原告產(chǎn)生了唯一的產(chǎn)源聯(lián)系，申請商標與原告及其獨特的釀造工藝、口感和品質(zhì)均形成了密不可分的關(guān)系，使申請商標在使用過程中獲得了更加強烈的顯著性。
駁回復審決定：
商標評審委員會經(jīng)審理，于2012年4月26日作出的商評字［2012］第18188號決定：第7910069號“井窖”商標由漢字“井窖”構(gòu)成，“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標應(yīng)有的顯著性。申請人提供的證據(jù)中，申請商標僅作為商品特點描述性語言，不易使相關(guān)公眾將其作為區(qū)分商品來源的識別標志，不足以證明其經(jīng)過使用具有作為商品的顯著性。申請商標已構(gòu)成《中華人民共和國商標法》(簡稱《商標法》)第十一條第一款第(二)項所禁止的情形。綜上，商標評審委員會決定對申請商標予以駁回。
二、商標行政訴訟一審階段
申請人不服商標評審委員會的決定，在法定期限內(nèi)向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。請求人民法院判令撤銷被訴裁定。訴訟理由如下：
1、申請商標為原告所獨創(chuàng)的詞匯，具有獨特的含義和較強的顯著性。“井”源自原告的商號“扳倒井”，及主要商標“國井”、“扳倒井”，是原告“井”系列白酒中的一種。“窖”僅指儲藏、存放物品的地洞，與釀造白酒的過程無關(guān)。白酒在釀造過程中，一般發(fā)酵過程均在“窖池”中進行，而整個過程與水井無關(guān)，申請商標“井窖”與釀酒工藝無關(guān)；
2、申請商標經(jīng)過原告大量、持續(xù)的使用，已經(jīng)使其與原告產(chǎn)生了唯一的產(chǎn)源聯(lián)系，申請商標與原告及其獨特的釀造工藝、口感和品質(zhì)均形成了密不可分的關(guān)系，使申請商標在使用過程中獲得了更加強烈的顯著性。申請商標的注冊并未違反《商標法》第十一條第一款第(二)項的規(guī)定。
原告主要提供了以下證據(jù)：
1、“井窖”商標系列白酒銷售發(fā)票及銷售合同；
2、“井窖”商標系列白酒廣告及廣告發(fā)票；
3、原告獲得的榮譽證書和認證證書。
被告商標評審委員會辯稱：堅持其第18188號決定中的意見，本案認定事實清楚，適用法律正確，請求法院維持第18188號決定。
被告為證明第18188號決定合法，向法院提交了下列證據(jù)：1、申請商標檔案；2、商標駁回通知書復印件；3、原告在評審程序中提交的復審申請書及證據(jù)。
一審法院認為：本案的爭議焦點在于申請商標的注冊是否違反了《商標法》第十一條第一款第(二)項的規(guī)定。
商標的顯著特征是指足以使相關(guān)公眾區(qū)分商品或者服務(wù)來源的特征，商標標識是否具有顯著性，應(yīng)當綜合考慮該標識本身的含義、呼叫和外觀構(gòu)成以及商標指定使用商品或者服務(wù)、商標指定使用商品或者服務(wù)的相關(guān)公眾的認知習慣、商標指定使用商品或者服務(wù)所屬行業(yè)的實際使用情況等因素。
申請商標為“井窖”，原告主張，“井”源自原告的商號“扳倒井”，及主要商標“國井”、“扳倒井”，是原告“井”系列白酒中的一種；“窖”僅指儲藏、存放物品的地洞，與釀造白酒的過程無關(guān)。“井窖”一詞并非固定搭配詞，具有商標應(yīng)有的顯著性。被告雖認為“井窖”為一種釀酒工藝，但其未能舉證證明“井窖”為一種釀酒工藝。在原告對“井窖”一詞作出合理解釋的同時，被告未能證明“井窖”為一種釀酒工藝的情況下，不能認定“井窖”為一種釀酒工藝。在“井窖”并非一種釀酒工藝的情況下，申請商標“井窖”并未直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，申請商標的注冊并未違反《商標法》第十一條第一款第(二)項的規(guī)定。
同時，原告提交的“井窖”商標系列白酒銷售發(fā)票及銷售合同、廣告及廣告發(fā)票等證據(jù)，能夠證明申請商標在大量、持續(xù)的使用過程中本身自有的顯著特征得到進一步增強，使得相關(guān)公眾完全能將其作為商品來源與原告的標識加以準確認知，即申請商標在使用過程中取得了顯著性。故第18188號決定認定申請商標的注冊申請違反了《商標法》第十一條第一款第(二)項的規(guī)定的結(jié)論是錯誤的，一審法院予以支持。
綜上，第18188號決定適用法律不當，依法應(yīng)予撤銷。
三、商標行政訴訟二審階段
商標評審委員會不服原審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷原審判決，維持第18188號決定，其主要上訴理由為：
申請商標由漢字“井窖”構(gòu)成，“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標應(yīng)有的顯著性。申請商標僅作為商品特點描述性語言，不易使相關(guān)公眾將其作為區(qū)分商品來源的識別標志。
扳倒井公司服從原審判決。
二審法院認為：
1、《商標法》第十一條第一款第(二)項規(guī)定，僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的標識不得作為商標注冊。商標的顯著特征是指足以使相關(guān)公眾區(qū)分商品或者服務(wù)來源的特征，商標標識是否具有顯著性，應(yīng)當綜合考慮該標識本身的含義、呼叫和外觀構(gòu)成以及商標指定使用商品或者服務(wù)、商標指定使用商品或者服務(wù)的相關(guān)公眾的認知習慣、商標指定使用商品或者服務(wù)所屬行業(yè)的實際使用情況等因素。申請商標為“井窖”，商標評審委員會作出的第18188號決定認為“井窖”為一種釀酒工藝，但商標評審委員會在訴訟中并未能舉出證據(jù)證明“井窖”為一種釀酒工藝。扳倒井公司稱“井”源自扳倒井公司的商號“扳倒井”，及其主要商標“國井”、“扳倒井”，是扳倒井公司“井”系列白酒中的一種。申請商標為扳倒井公司所獨創(chuàng)，具有較強的顯著性。商標評審委員會在沒有任何證據(jù)證明的情況下，就認定申請商標直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，申請商標的注冊違反了《商標法》第十一條第一款第(二)項的規(guī)定有誤，原審法院依法予以糾正正確。
2、《商標法》第十一條第二款規(guī)定，前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。本案中，扳倒井公司提交的“井窖”商標系列白酒銷售發(fā)票及銷售合同、廣告及廣告發(fā)票等證據(jù)，能夠證明申請商標在大量、持續(xù)的使用過程中本身自有的顯著特征得到進一步增強，使得相關(guān)公眾完全能將其作為商品來源與扳倒井公司的標識加以準確認知，即申請商標在使用過程中取得了一定的顯著性。
綜上，原審判決認定事實清楚、適用法律正確、程序合法，應(yīng)予維持。二審法院駁回上訴，維持原判。
本案所涉法律依據(jù)有：
本案審查適用2001年商標法。
《商標法》第十一條第一款第（2）項：“下列標志不得作為商標注冊......(二)僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的”。
《商標法》第十一條第二款規(guī)定：“前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊”。
對企業(yè)的啟示：
一、本案的爭議焦點：
本案的爭議焦點在于申請商標的注冊是否違反了《商標法》第十一條第一款第(二)項的規(guī)定？
《商標法》（2001年《商標法》）：
第十一條 僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的標識不得作為商標注冊。
前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。
本案申請商標被駁回，均因商標局和商評委認為，“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標應(yīng)有的顯著性。對于因缺乏顯著性而不予注冊的商標如何獲準注冊？
1、需要證明商標本身并不缺乏顯著性。實踐中并不存在以“井”作為釀酒處所的事實，更不存在“井窖”此類釀酒工藝。對于上述駁回理由，并無事實依據(jù)，而純粹為主觀推斷，這種推斷明顯不能成立。
2、第十一條第二款規(guī)定可以得出的結(jié)論是即使商標的顯著性并不強，在經(jīng)過個使用后也會取得或增強顯著性。業(yè)內(nèi)最知名的莫過于“小肥羊”、“六個核桃”案例。在“六個核桃”案例中商標評審委員會和法院指出：養(yǎng)元公司提供的證據(jù)可以證明，使用被異議商標（六個核桃）的商品銷售區(qū)域至少涉及全國13個省和直轄市；養(yǎng)元聘請了梅婷和陳魯豫作為形象代言人在多份報紙、商場超市招牌、高速路牌、公交車身等多處刊登了廣告；“六個核桃”經(jīng)使用獲得消費者信得過產(chǎn)品榮譽證書，被河北省工商行政管理局認定為知名商品；養(yǎng)元公司還提供了“六個核桃”在河北、山東等各地工商行政管理局的受保護記錄30份。根據(jù)上述事實，商標評審委員會和法院均認為，被異議商標經(jīng)過使用取得了顯著特征，便于識別，可以作為商標注冊。本案中申請人所提供的證據(jù)同樣也發(fā)揮的同樣的證明作用。
二、對企業(yè)的啟示：
1、企業(yè)在選擇商標時，需要聽取商標專業(yè)人士的建議，盡量選擇具有顯著性的文字進行商標注冊。這樣易通過審查，更降低被同行業(yè)異議的風險。
2、如若企業(yè)對于所選擇和使用的商標必須要體現(xiàn)某一顯著性不強的理念，并且無法更改，類似與本案中顯著性有較大爭議之商標，必須做好前期準備工作：
一方面，企業(yè)要配合代理機構(gòu)從行業(yè)內(nèi)角度充分證明商標為獨創(chuàng)，并非直接表明商品的質(zhì)量、功能、用途等特點；
另一方面，企業(yè)要配合代理機構(gòu)提供充分有效的證據(jù)證明申請商標經(jīng)過使用顯著性進一步增強。
本案中，即因為“井窖”商標在兩方面皆有所突破，最終申請商標獲準注冊。在此指導思想下，申請人第7910071號“井窖經(jīng)典”商標同樣經(jīng)過復審、訴訟程序獲準注冊。
