商標英文部分近似判定之探討——第7979519號“DAO”商標駁回復(fù)審行政訴訟案
商標圖樣：DAO
申請?zhí)枺?979519
商品類別：30
商品/服務(wù)項目：冰淇淋; 茶; 春卷; 方便面; 蜂蜜; 咖啡; 米; 面包; 糖; 糖果。
申請人：山東稻香園食品有限公司
案情介紹：
申請人于2010年1月8日提交了第7979519號“DAO”商標（簡稱“申請商標”）的注冊申請，該商標指定使用在國際分類第30類：茶、方便面、咖啡、糖、糖果、蜂蜜、面包、春卷、米、冰淇淋等商品上，商品類似群組為3002、3009、3001、3008、3013。國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)經(jīng)審查于2010年8月16日作出ZC7979519BH1號駁回通知，以申請商標與在先第5371296號“”商標（使用商品為：第30類“咖啡; 糖; 糖果; 蜂蜜; 糕點; 煎餅; 面粉; 冰淇淋”）構(gòu)成近似為由，依法駁回申請商標在“咖啡、糖、糖果、春卷、蜂蜜、面包、冰淇淋、米”上使用該商標的注冊申請。
稻香園公司不服商標局的駁回通知， 向商標評審委員會提出復(fù)審申請，之后經(jīng)訴訟程序，最終申請商標獲準在復(fù)審商品上的注冊申請，具體情況如下：
一、商標駁回復(fù)審階段
申請人復(fù)審理由為：
1、申請商標與引證商標外在特征、文字及含義均差異明顯，兩商標指定使用的商品不同，不構(gòu)成相同或類似商品上的近似商標。
2、申請商標是稻香園公司所獨創(chuàng)并且使用至今，并沒有引起歧義。
申請人提交的主要證據(jù)包括：
1.申請人公司簡介、主體資格證明；
2.申請人所生產(chǎn)的食品外包裝、產(chǎn)品實物照片等；
3.申請人對其食品投放大量廣告的證據(jù)，包括：廣告合同及費用發(fā)票，廣告圖片，宣傳資料等。
商標評審委員會的駁回復(fù)審決定：
商標評審委員會經(jīng)審理，于2012年2月23日作出第07564號決定：申請商標“DAO”與第5371296號“悟之道 A DAO”商標的顯著識別部分之一“A DAO”相近，兩商標整體不易區(qū)分，已構(gòu)成近似商標。申請商標指定使用的咖啡等復(fù)審商品與引證商標核定使用的咖啡等商品在功能、用途、銷售渠道、消費對象等方面相同或相近，屬于同一種或類似商品。兩商標并存注冊和使用在同一種或類似商品上，易使消費者對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認。稻香園公司提交的證據(jù)不能證明申請商標經(jīng)過稻香園公司的廣泛使用和宣傳已具有一定知名度，從而取得了與引證商標明顯區(qū)別的顯著特征。申請商標在咖啡等復(fù)審商品上與引證商標已構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標。綜上，稻香園公司的復(fù)審理由不能成立。依據(jù)《商標法》第二十八條的規(guī)定，商標評審委員會決定對申請商標在復(fù)審商品上的注冊申請予以駁回。
二、商標行政訴訟一審階段
申請人不服商標評審委員會的決定，在法定期限內(nèi)向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。請求人民法院判令撤銷被訴裁定。訴訟理由如下：
1、申請商標與引證商標在音、形、義及整體構(gòu)成等方面具有明顯不同，不會造成相關(guān)消費者的混淆、誤認，兩商標不構(gòu)成近似商標；
2、申請商標在實際使用中，在“DAO”右側(cè)加入了麥穗圖案，意在與原告字號“稻香園”有效連接，從而起到宣傳商品和商標的作用。麥穗圖案的加入，更易使相關(guān)公眾識別產(chǎn)品出處，同時更有效地與引證商標進行區(qū)分。
被告商標評審委員會辯稱：被告堅持第07564號決定中的認定意見，認為該決定認定事實清楚，證據(jù)充分，適用法律正確，作出程序合法，其請求法院判決維持該決定。
法院判決結(jié)果：
法院經(jīng)審理認為：本案的焦點問題在于被告認定申請商標違反了《商標法》第二十八條規(guī)定的決定是否正確。
《商標法》第二十八條規(guī)定，申請注冊的商標，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。對文字商標進行相同、近似比對時，應(yīng)當從音、形、義等角度進行綜合判斷，以是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆、誤認為判斷標準。
本案中，申請商標的標識為漢語拼音“DAO”，引證商標的標識由中文“悟之道”和英文“A DAO”組成，對于中國的相關(guān)公眾而言，標識中的中文部分為顯著識別部分，因此引證商標的顯著識別部分為中文“悟之道”，兩商標從音、形、義等角度分析均差異明顯，申請商標與引證商標使用在相同或類似商品上不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆、誤認。因此，申請商標的申請注冊未違反《商標法》第二十八條的規(guī)定，被告的相關(guān)認定缺乏事實和法律依據(jù)，法院不予支持。2
綜上，法院判決撤銷被訴決定，判令被告重新作出決定。
三、商標行政訴訟二審階段
商標評審委員會不服原審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷原審判決，維持第07564號決定，其主要上訴理由為：
1、申請商標為“DAO”，引證商標為“悟之道 A DAO”，由于“A DAO”部分占有相當比例，因此字母“A DAO”亦為顯著識別部分之一，加之申請商標沒有增加與引證商標相區(qū)分的漢字部分，申請商標與引證商標的顯著部分之一在字母組成、讀音等方面相近，兩商標整體不易區(qū)分，已構(gòu)成近似商標。
2、申請商標指定使用的咖啡等復(fù)審商品與引證商標核定使用的咖啡等商品屬于同一種或類似商品。兩商標注冊和使用在同一種或類似商品上，易使消費者對商品的來源產(chǎn)生混淆、誤認。
3、申請人提交的證據(jù)不能證明申請商標經(jīng)過稻香園公司的廣泛使用和宣傳已具有一定知名度，從而取得了與引證商標明顯區(qū)別的顯著特征。申請商標在咖啡等復(fù)審商品上與引證商標已構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標。
稻香園公司服從原審判決。
本案二審審理過程中，雙方當事人對申請商標指定使用的復(fù)審商品與引證商標核定使用的商品構(gòu)成相同或類似商品不持異議。
上述事實，有第07564號決定、申請商標和引證商標的商標檔案、商標局ZC7979519BH1號駁回通知、駁回復(fù)審申請書、稻香園公司提交的證據(jù)和當事人陳述等證據(jù)在案佐證。
二審法院認為：本案二審審理的焦點問題在于申請商標是否屬于《商標法》第二十八條規(guī)定的應(yīng)予駁回申請的情形。
本案中，申請商標為美術(shù)字體的字母組合“DAO”，引證商標由中文“悟之道”和字母組合“A DAO”組成，對于中國的相關(guān)公眾而言，商標中的中文部分為其顯著識別部分之一，因此引證商標的顯著識別部分之一為中文“悟之道”，而申請商標并無中文，兩者差異明顯，雖然引證商標還包括字母組合“A DAO”,但其與申請商標美術(shù)字體的字母組合“DAO”在讀音、外形等方面仍存在區(qū)別，從整體角度觀察，兩商標在文字構(gòu)成、字母組成、商標讀音和外觀上差異比較明顯，相關(guān)公眾施以一般注意力，可以將二者區(qū)分，申請商標與引證商標使用在相同或類似商品上不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆、誤認，申請商標不屬于《商標法》第二十八條規(guī)定的應(yīng)予駁回的情形，原審法院相關(guān)認定正確，二審法院應(yīng)予支持。商標評審委員會僅考慮了兩商標的字母組合部分，而未從兩商標的整體進行比對，所得結(jié)論有失偏頗，其相關(guān)上訴理由不能成立，二審法院不予支持。
綜上，二審法院駁回上訴，維持原判。
本案所涉法律依據(jù)有：
本案審查適用2001年商標法。
《商標法》第三十條：“申請注冊的商標，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告”。（即：修改前《商標法》第二十八條）
對企業(yè)的啟示：
一、本案的爭議焦點：
本案的焦點問題在于被告認定申請商標違反了《商標法》第二十八條規(guī)定的決定是否正確。
《商標法》第二十八條規(guī)定，申請注冊的商標，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。
對于《商標法》二十八條的適用關(guān)鍵在于兩個方面：
1.申請商標與引證商標是否構(gòu)成近似商標？
2.申請商標與引證商標指定商品項目是否相同或類似？
本案中，由于兩商標指定商品項目皆為規(guī)范的商品項目，其構(gòu)成相同或類似商品并無疑問。而對于商標是否近似是本案爭議的核心問題。本案中法院也明確指出：對文字商標進行相同、近似比對時，應(yīng)當從音、形、義等角度進行綜合判斷，以是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆、誤認為判斷標準。
引證商標
申請商標
上述引證商標中由上下兩部分構(gòu)成，上方為中文“悟之道”，下方為“A DAO”，整體上中文在上，并且漢語是國內(nèi)消費者的母語，符合普通消費者的識別習慣，成為消費者的首要識別部分，按照普通消費者在識別引證商標時必然是以“悟之道”對其稱呼及傳播。而申請商標僅為單純的“DAO”拼音，是申請人字號“稻香園”首字的拼音，與申請人指向明確，消費者在識別時足以區(qū)分。換言之，對于商標是否近似最終應(yīng)以消費者在實踐中是否混淆為準，以上述兩商標的區(qū)分程度，完全可以達到此種效果，自然申請商標理應(yīng)獲準注冊。
二、對企業(yè)的啟示：
《最高人民法院關(guān)于充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮和促進經(jīng)濟自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見（法發(fā)〔2011〕18號）》第19條規(guī)定：妥善處理商標近似與商標構(gòu)成要素近似的關(guān)系，準確把握認定商標近似的法律尺度。認定是否構(gòu)成近似商標，要根據(jù)案件的具體情況。
結(jié)合本案的情況即為商標局和商標評審委員會在認定商標近似之時，簡單以商標構(gòu)成要素近似作為了判定商標近似的標準，并未考慮兩商標整體上的差異及顯著部分的明顯差異。兩審法院審理過程中充分考慮了商標整體的差異，從整體角度觀察二者差異比較明顯，以最終是否會導(dǎo)致消費者混淆和誤認作為評判標準，進而撤銷原駁回復(fù)審決定。
本案能夠得到法院的支持，我們?yōu)橹畱c幸的同時，也應(yīng)該看到，企業(yè)選擇商標要盡可能的規(guī)避相應(yīng)的風險，盡可能選擇獨創(chuàng)性強、區(qū)分度高的標識作為企業(yè)商標，以便能夠更好發(fā)揮商標在市場經(jīng)濟運行中的區(qū)分職能。
